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发送时间:                       201373日星期三 17:35

收件人:                           世礼律师

主题:                               世礼律师事务所知识产权观察(2013年第1期)

 

 

       中国正在以前所未有的态势实施知识产权战略,不少中国企业已在其企业内部建立起较为完善的知识产权管理体系并因此获得有效的回报,但更多的中国企业对知识产权战略只闻其名,或者即便有愿望却不了解或没能力实施知识产权战略。多年的知识产权法律执业让笔者有幸接触了各式各样的知识产权法律事务,其中大多是非传统的诉讼事务,笔者也因此从与国外律师和中外客户的合作中开拓了在知识产权领域的视野并积累了一些实务经验。
 
       虽然中国知识产权制度的建立已有时日且法律法规渐趋完善,国家对知识产权的宣传力度及政府对企业知识产权事业的支持均不可谓不大,但大多数中国企业对知识产权的理解尚浅。相对于发达国家企业(特别是跨国公司),中国企业对知识产权的投资和应用更多地都是停留在简单的权利申请/注册、打假和诉讼这些传统实践,没有意识到知识产权的真正价值,更没能有效地将知识产权资产培育成为实现其商业目标的手段。本文试图从分析知识产权战略构成及其与企业总体商业战略的关系的角度,以探析律师如何更深更广地服务于企业的知识产权需求为目的,总结笔者在知识产权事务方面的经验、观察和思考,供中国企业和律师同行参考。由于许多特别值得记录和分享的实务经验具有跨境或其他涉外因素,且按笔者观察大量实际发生的非传统知识产权事务确含跨境或涉外因素,本文的结构和内容多少有些围绕中国企业的跨境经营或与其有更多的关系。然而,笔者希望本文试图探讨的问题大都可给无论是否进行跨境经营的中国企业带来一些思考,同时给律师同行有些启示。
 
一、简述中国企业经营中的非传统知识产权挑战及律师的机遇
 
(一) 知识产权纠纷
 
       本文要探讨的知识产权纠纷主要是境外知识产权纠纷。所谓“境外知识产权”仅指权利人所拥有的或籍以提出主张的知识产权源于域外法律的授权或受域外法律之保护,在权利主体方面并不区分权利人国籍,且权利主张亦不论其主张方式。近年来,从事国际业务的中国企业频繁受到境外知识产权所有人的许可要求,或者成为境外诉讼或调查程序(若《美国关税法》第337条调查程序)的被告,反过来亦有中国企业因拥有某国知识产权而在该国起诉侵权人,这些都属于值得中国律师关注的“境外知识产权纠纷”。
 
       中国企业在跨境经营中有许多知识产权方面的问题要考虑。但就目前来说,由于中国企业一般尚缺乏整体的知识产权战略,或较少执行长期的、策略性的知识产权措施,它们更多地是要应对一些事件性的情形(特别是要面对权利人的许可要求和诉讼主张),当然其中也包括了如何事先预防和避免境外知识产权纠纷。因此,本文将境外知识产权纠纷作为中国企业面临的最重要也是最棘手的知识产权挑战,亦是中国律师相对经常遇到的业务机会,而列举在文章的最前面。
 
(二) 与权利人间的专项知识产权交易
 
       无论是许可人或被许可人,技术和其他知识的共享是很多公司很难接受的概念,但公司必须接受,获得技术和其他知识就意味着要与其他公司合作,甚至同竞争者合作,自己自足在全球化态势下已变得越来越不现实。境外权利人更习惯于通过许可沿着商业化规程将他们的知识或服务转为成效益,而这些权利人即可能是国内被许可人的同行业竞争对手,也有可能是那些在所有市场或者特定市场没有足够生产、销售和服务能力的知识财产拥有者。
 
       许可活动因为其参杂了诸多法律的、商业的与技术的因素而可能变得十分复杂。在当前的跨境交易中,中国企业更多地是作为技术引进方,而许可合同中的各种元素也因为中国同时是世界上最重要的制造基地和消费市场之一而更多地受到中国特定文化传统和商业环境的影响,且更多地涉及了中国法律。除了许可安排,一些有实力的国内企业还经常有机会得到外国权利人与其在中国进行特许经营、营销、合资企业、战略联盟等方面的合作要求。因此,对中国的知识产权律师来说,已经且将来会有更多的机会代表国内企业参与与境外权利人的知识产权交易活动。此类活动与前述境外知识产权纠纷应同属事件性情形,对律师来说同样会不时遇到,并成为中国律师的常态业务。
 
(三) 知识产权的获得
 
       知识产权的获得与下文提到的知识产权运作、知识产权策略和管理是企业知识产权的战略性问题,相对于事件性情形需要企业更多的总体规划,企业也因此拥有更多的主动权。
 
       随着中国企业不断推进其跨境经营,在国际市场中地位日益增强,其面临的竞争压力和各种挑战也将更加巨大。在人们已公认未来的关键资源在于知识的当今世界,中国企业要强手林立且危机四伏的商战中立于不败之地,知识产权是其必不可或缺的重要武器之一。排他权,即阻挡现有和潜在竞争对手进入市场的一种工具,仍然是知识产权的精髓及最主要的功能,而知识产权的另一个功能—支配权—虽然具有有限性,但该有限支配却会产生重大的经济后果。身处严酷国内外竞争环境的中国企业在深刻地了解了知识产权的排他权和支配权后,自然会意识到知识产权的获得是一切的前提,并逐步增加在该方面的投入。
 
       说到知识产权的获取,中国企业多会想到专利的申请、商标的注册等寻求国家授权的传统方式。事实上,获取知识产权(特别是境外知识产权)的机会、途径和方式有很多,这既是源于主要国际市场中有许多待交易和有利用价值的他人的商业秘密、专利、著作权、商标和营销渠道等虚拟财产,也因有包括专业交易对接机构和社会媒介营销(Social Media Marketing)在内的各类平台提供的机会,更有这些国家完善的知识产权法律体系、商业信用体系及专业服务为知识产权的交易提供各种便利和保障。
 
       金融危机对知识产权拥有大国的冲击更使中国企业拥有前所未有的机会,而中国律师若拥有一定的境外知识产权知识,熟悉相关资源及实践,也能在中国企业的境外知识产权获得活动中显身手。
 
(四) 知识产权运作
 
        以上提到的知识产权的支配权实际上是对传统的、狭隘的排他权的一种超越。许可或特许经营、产品营销、合资企业、战略联盟以及有利谈判地位的预设都能帮助企业进入市场、促进其发展、产生新的/增加收入以及最终提高企业利润。所有这些战略都超越了简单地利用知识产权设置市场壁垒,而它们恰恰就是许多中国企业长期忽视或不擅长的知识产权运作的一些具体表现。
 
       与境外知识产权获得途径的多样化同理,境外知识产权运作不应该光是企业运用自身单一技术/知识进行市场竞争的概念,企业应当充分识别和利用各类知识财产及相关资源,努力利用受法律保护的排他权所带来的广泛和灵活的合作机会。此外,知识产权的运作也不应该是企业内部的“闭门造车”,当一家企业能比其他企业更好地满足提高生产力的需求和/或满足市场新需求时,如果它能利用商业秘密和/或专利阻挡仿效者,这将有助于该企业维持或获得市场份额,在新市场中站住脚,提高利润率。必须指出的是,其他形式的知识产权保护(如商标、工业品外观设计、版权等)也有助于实现这一目的,有时甚至比专利更有效。
 
(五) 知识产权策略和管理
 
       知识产权策略和管理是内涵深厚、内容广泛、意义重大的企业战略。严格来说,如果一个企业没有相对完善的知识产权制度,孤立地执行前述的知识产权措施可能不会产生好的效果,其投资可能浪费,而且它也没法很好地应对或反击知识产权侵权指控,或者在与权利人间进行专项知识产权交易时使企业更多地受益。本文虽为识别不同的知识产权事务而对这些事务进行了特定的区分,但这些事务在实践中一定是有机结合的,任何事务和措施都应是企业知识产权管理的一部分,且在理想状态下应时刻为企业的整体知识产权策略服务。
 
       之所以把企业知识产权策略和管理放在最后进行介绍,仅仅是因为期待哪怕是业界领先的中国企业拥有或立即构建成完善的知识产权管理体系显然是不现实的,而且律师在企业建立知识产权策略和管理体系的过程中仅仅能起到部分的作用。目前的状况是,许多中国企业管理层即便有良好的愿望,但他们没有足够的知识或能力来制定知识产权政策和战略,他们甚至常常认为知识产权资产的维护成本非常高昂,将知识产权看作“鸡肋”。但是不可否认的是,如果知识产权资产得到战略性的管理,它们不仅将成为企业在国际市场竞争中的利器,还往往会变成相关企业获得利润的一个可靠而稳定的来源。因此,知识产权策略和管理将是中国企业必须抓紧落到实处的任务。

       律师显然不能完成企业知识产权策略和管理的全部工作,但是他们在其中可以扮演极其重要的角色。对于那些进行跨国经营的中国企业来说,由于中国律师拥有语言、工作地点、文化理解、服务习惯等方面的优势和便利,他们对知识产权管理中心绝大部分身处国内但许多具体知识产权事务发生在国外的中国企业的服务自然将更加有效且节省成本。
 
二、律师可为中国企业提供的非传统知识产权服务
 
       鉴于法律赋予知识产权的排他性及其被日益重视的、超越排权性的支配权,知识产权已无可争议地成为战略性的商业优势,是企业成就其商业目标的重要工具之一。因此,本文试图从协助客户以商业价值为导向构建并实施其知识产权战略,从律师法律服务与商事服务战略性结合为角度,阐述国内律师在中国企业经营中的知识产权服务,而纯粹传统上的知识产权维权服务将不是本文所关注的主要问题。
 
(一) 价值创造:协助企业的品牌创设和技术创新   
 
       国内企业已在制造领域领先于世界,但其更多地是为市场提供价廉物美的产品,销售链条中的大部分利润都被拥有技术和品牌的国外企业所赚取,这种特点甚至体现在国内市场中。现在是企业考虑如何应用知识产权制度建立起自己品牌并创造领先技术而实现更高商业价值的时候了,而若有包括律师在内的专业人士的指引和协助,企业在尚不具备完善的知识产权管理制度时即可逐步创造有价值的知识产权。
 
1. 认识和了解市场。律师可以提示或指引企业管理层,由相关人员对企业所处行业、产品的现有和潜在市场进行系统调查从而全面掌握市场情况(包括市场上产品更新换代的趋势),并识别现有和潜在的竞争对手及可能与之合作的潜在企业(包括竞争对手的产品及其拥有何种知识产权资产)。在企业完成了上述工作后,结合企业具体情况,律师可以在考虑市场状况、企业自身能力(包括财力)、法律制度、保护效果、知识产权资产利用价值、侵权风险等因素后协助企业选择其应当或可能拥有的知识产权,并确定通过何种途径、在什么地域获得这些知识产权。没有律师的介入,企业可能很难正确把握以专利还是商业秘密保护其技术,正确处理各相关发明、创造及其构成部分的相互关系,正确选定那些最值得、最有必要或最需及时保护的发明;同样,没有律师的帮助,企业或许会在没必要或不应该进行创新的领域中投入大量的资源却发现这些投资是一种浪费,或者无法判断自行创造还是购买许可才最符合企业的投资价值和根本利益;最后,没有律师的帮助,企业也难以确定的其他形式知识产权(如商标、工业品外观设计、版权等)对其利益的保护是否比专利保护更有效。
 
       必须特别指出的是,认识和了解市场不是一次性的工作,随着时间的推移、市场的变化、企业能力和地位的提升,律师应该提醒并帮助企业对市场和自身状况进行最新的评判,并时刻准备更新或调整知识产权资产构成。
 
2. 知识产权的创造。对一个重视知识产权的企业来说,发明创造不仅仅是设计、研发和工程人员的任务,企业营销、制造、法律、财务、会计、税收、人力资源,甚至是安保人员都将是企业知识产权团队的成员,而且在当今分工细致的社会中企业为发明创造往往还需要与各种供货商、供应商和/或服务提供商发生关系。另外,出于各种因素企业有时难免需要在研发的某个阶段向客户或更广层面的市场披露其技术或样品,从而导致技术的泄漏或面临专利新颖性的丧失。如何设定和协调这些内外部人员的权责和其他关系,如何管理发明创造的流程,在很多情况下需要律师的直接参与甚至是主导。律师在这方面的工作包括制定保密、不竞争、技术保护措施、研发流程记录、权属让渡与其他安排、发明创造的披露、呈报和确认、发明人奖励、与外购产品/服务的关系及侵权补偿等各项制度和流程,草拟与上述制度和流程相关的各种协议和其他文件,以及监督并确保这些制度、流程和文件的执行(如及时识别开发过程中侵权和被侵权情形,并采取合理的方式进行应对和处理,包括避免诉讼和提起诉讼)。在商标创造方面,律师不仅可以从商标显著性(法律上的显著性和商业上的显著性及两者的平衡)、商标防御、权利限制预判等法律考量为企业选择商标提供咨询意见,还可以就企业处理不同产品线、不同市场的商标关系等商业计划提供法律意见。
 
3. 权利的取得。首先,企业应深刻理解,申请专利和注册商标并不是获得知识产权的唯一的或最佳的途径,律师可以帮助企业识别和评判受让或许可权利的机会并在此类交易中提供相应的法律支持。其次,申请商标注册和专利的过程不仅仅是律师/代理人撰写和递交文书的过程,律师可以为企业分析、确定申请专利最恰当的时机和合适的保护范围,协助企业根据其公司架构和商业目的确定最适合的专利和/或商标的申请人,帮助企业策划国际申请的程序(例如,很多情形下由美国专利代理人用英文进行撰写专利而后再由中国专利代理人翻译成中文并提交国际申请可能是更好的选择)并与境外代理人进行沟通,帮助企业识别和记录可版权的创作。最后,律师还能利用专利制度为企业进行专利布局方面的咨询,例如为那些自己没有能力为所有前景看好的发明(如某一快速变化的技术领域的发明)都申请专利的企业挑选一些发明进行“防御性公开”,以防止其竞争对手就同样或类似的发明获得专利。
 
(二) 价值最大化:协助企业维护并提升其知识产权资产的价值
 
简单说,知识产权价值最大化是指分析、协调企业各知识产权资产与其商业目标的关系,识别并差别对待不同价值的资产的过程。
 
1. 知识产权资产审计。根据市场研究和分析的结果,律师可以协助企业对自己拥有和/或许可使用的知识产权资产进行维护、审计和分析。例如,确定和保护企业正在使用或可能使用的现有或潜在知识产权权利/资产,明确其范围和所有权状态(即对知识产权资产进行登记并对其续展或许可期限进行跟踪)。律师的具体工作包括,协助制作知识产权审计规范、流程和各类文件模版,参与审计程序,编写审计报告并提出针对性的法律意见和建议,以确保企业管理层及时、完整、准确地把握企业的知识产权资产状况,为其做出正确决策做好铺垫。
 
2. 知识产权资产的价值分析。通过审计,律师可以发现企业知识产权资产的优劣、欠缺和面临的风险,识别哪些知识产权权利能够提高公司的短期或长期竞争力或市场份额,将哪些知识产权工具组合使用最接近企业的承受能力和/或最有效,并有可能以最低/可承受的风险换取最大回报。
 
3. 差别对待不同价值的知识产权资产。知识产权往往是一种巨大的投资,哪怕是再有实力的企业都期待能有效控制其知识产权投入成本,并力图以可控的投入换取最大的回报。在完成了对知识产权资产的审计和价值分析后,企业就应在律师的帮助下采取各种法律和商业措施以改善其投入产出率。例如,当企业发现其商标已成为其产品在国内市场取得成功的主要因素之一,律师应当帮助企业通过反淡化、商标防御、加强维权的方式巩固并进一步提升该商标在国内市场的价值;相反,当企业的同一个商标在某个外国市场并不为大多数人所知而企业却十分看重该市场,这时企业恐怕可以考虑借助或联合该市场内有号召力的企业、商标和/或其他可利用资源来首先提高产品的销售,在提升市场占有率后才逐步加大企业对其商标在该外国市场的直接投入。又如,大多数的中国企业都不拥有或者暂时没有能力拥有核心专利,而竞争于诸如美国这种知识产权战略被应用得丝丝入扣的市场中国企业常常要面对各种专利陷阱或挑战,因此中国企业不仅不能小觑自己拥有的、似乎没有太多价值的专利,相反它们应该以更积极的态度和策略对待并扩大其知识产权资产(无论是通过自己发明还是购买他人技术),很多时候一些看似不起眼的专利会在企业受到外国知识产权人的挑战时会发挥意想不到的作用(如通过交叉许可、另起诉讼等方式进行制衡或反击)。再如,企业若有合资、被并购或融资计划,它们就以更科学的方式获得、维护并增值其知识产权资产,以求在交易中获得更大的利益。以上的一切如果没有律师深度参与策划和执行,将难以实现或效果不佳。
 
       知识产权资产的价值评判标准不是孤立的或一成不变的,对待知识产权资产必须有务实的态度和灵活的方法。有经验律师完全有能力提醒企业为实现其不同阶段的商业目标而做好相关的知识产权价值最大化工作,并在时机来临时借助这些知识产权资产帮助企业实现其商业目标。
 
(三) 价值评估:协助企业正确评估知识产权
 
       俗话说,商场上没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。评判这句话不宜过多地强调道德准则,企业所有者或管理层都应该对自己的股东和企业负责,任何务实的企业都不应关闭自己,而应该抓住一切可能的机会(包括诉讼程序)实现企业的利益最大化。企业间合作的必要性在知识产权领域(特别是技术、市场渠道)体现得尤为突出,中国企业不仅应认真对待与其他公司(包括外国公司)在知识产权方面合作的机会,还应该主动寻找或创造这种合作机会。企业间可以通过转让、许可、特许经营、产品营销、合资、公司并购等方式就知识产权资产进行交易或合作。交易当事人(尤其是权利受让人、被许可人或使用人)很有必要对作为交易标的的知识产权资产进行正确的价值评估。同理,在诉讼或其他纠纷解决中,企业无论是作为权利人或者被控侵权人都应该合理地评估自己或对手的知识产权,否则其可能很难找到正确的纠纷解决策略。
 
       必须特别指出的是,这里所称的价值评估绝对不是简单的、静止的、纯量化的评估,评估的目的也绝对不仅仅是为了给交易标的一个定价基础。企业应当围绕目标知识产权资产的权属和实际控制状态、权利范围、权利期限和地域、(商业秘密的)保护策略和措施、许可类型、潜在责任风险等因素对目标资产进行法律和商业评估,而且在有可能时企业还应适当评估与目标资产有关联甚至是有竞争关系的知识产权。
 
1. 尽职调查中的价值评估。 任何知识产权交易或合作中的价值评估应首先通过尽职调查程序开展,而这个阶段的价值评估应该是最重要且最有效的。忽视或错误处理知识产权尽职调查可能会对交易买方造成严重的后果。如果不对目标知识产权进行恰当的调查,交易结束后,投资者、受让方或被许可人可能会发现并没有获得目标知识产权资产的所有权/控制权/使用权,或者其所有权已经被转让,或者被第三方的利益或诉讼所累,或者目标知识产权资产定价/交易价格不合理,或者获得该目标并没能完全达到事先设想的交易目标。
 
       一个有效的知识产权尽职调查应至少包括以下内容。(1)目标知识产权的所有权或对其实际控制程度:交易/合作对象是否是真正拥有或控制目标权利的民事主体;若目标权利本身就是受让所得,原转让方和受让方之间的转让安排与合同条款对考虑中的交易/合作可能造成什么影响及处理这些影响的可能性和方法;若目标权利已许可给他人或由他人许可,则许可类型、许可地域范围或被许可使用的商品/服务、许可期限、转许可或分许可权限等条款对当前的交易/合作可能造成的影响及处理这些影响的可能性和方法。(2)目标知识产权的权利范围和市场价值:目标专利在特定技术领域或在特定市场中的地位和/或实施障碍、其与有竞争关系的其他专利或非专利技术相比有何优劣、经授权的专利权利要求;目标商标在特定市场中的地位和声誉、注册地域范围和使用商品/服务的限制及今后扩张的可能性、商标许可人被许可人产品/服务的质量控制规范和状况;目标权利被侵权的历史或潜在被侵权的可能性;目标权利的生命周期。(3)潜在的责任风险:从目标权利所有者的竞争者、合作者和/或第三方的角度来评估这些相关方向投资者/受让方/被许可人提出侵权主张的现实存在的或潜在的风险及其威胁性。
 
       以上工作显然需要律师的深度介入甚至是统领。律师在完成尽职调查后,应该围绕目标权利的价值评估编写尽职调查报告并提出法律意见和针对性的解决方案。
 
2. 交易谈判与合同制作中的价值评估。完成了尽职调查并不代表投资人/受让人/被许可人的利益就能获得保护,因为许可或特许经营合同谈判在大多数情况下是从许可人或特许人提供的往往是侧重保护其自身利益的模版开始,合资或并购交易中拥有并想在合作中运作其知识产权的一方肯定会争取主导与知识产权相关的谈判,即便是在知识产权权利完全转让的情况下受让人也不见得当然拥有谈判主导权,因此在大多数与知识产权相关的交易/合作谈判中,投资人/受让人/被许可人往往面临着很大的困难和风险。作为这些企业的律师应该认真对待谈判过程中对交易标的的价值评估,不能轻易放弃可为委托人争取最大权益的机会。以许可为例,律师可以从许多角度为被许可人争取最大的合同权利,并为许可人利益设置更多的许可人义务:(1)当被许可人认为排他许可甚至是独占许可更能实现被许可人的商业目标且许可人有可能同意,律师应争取获得这样的许可,即便无法获得此类许可律师也应建议一些保护性条款(如针对许可费和其他许可条件的最惠国待遇条款,如果不能获得普遍适用的最惠国条款,则至少要争取在与被许可人直接竞争的其他被许可人间的最惠国待遇)。(2)识别所有会影响许可费的因素(如概括性的或复合的许可标的构成部分价值鱼龙混杂甚至有些是没有法律或其他机制保障的“权利”、许可标的的可商业成功性不明或可能因源自境外而在境内水土不服、许可标的的权利类型及其与发生第三方侵权可能性的关系、许可地域内的法律和司法/行政执法缺失或有缺陷),并针对性地建议有利于被许可人的许可费条款和相关解决方案。(3)当许可人发放许可给被许可人更多的是看中被许可人在特定行业或特定市场中的领先地位、特殊资源或其他重大优势(如被许可人商标、渠道、市场),则律师可更有侵略性地主张任何可能对委托人有重大商业意义的安排(如争取被许可人自己的商标可以在许可期限内的市场活动中继续使用或与被许可商标联合使用,又如为今后有条件地提高许可对被许可人的价值甚至是受让许可标的做出铺垫性安排,再如争取许可人对被许可人商业成功的有条件的、合理的承诺与支持)。(4)就许可标的(专利、专有技术)的改进的权利归属、收益分享、禁止或限制向他人许可等与价值相关的因素做有利于委托人的安排。(5)获取许可人对许可标的权利的维权承诺并设置相应违约责任(6)尽可能降低被许可人潜在的责任风险(如根据实际谈判地位获取不同程度的侵权损失补偿保障甚至是适当的诉讼程序控制权)。(7)很多许可人会要求被许可人就许可标的提供维权服务(包括对被许可人的下级被许可人的履约和守法进行监督),在此情形下应为被许可人应争取合适的权利(如获取费用),并为许可人设置相应的义务。(8)争取为不竞争承诺换取被许可人的对应利益(9)如被许可人有吸引私募/风险基金、上市或其他融资计划/构想,应争取获得许可人对被许可人在融资过程中的协助(包括保留修改现有许可合同的权利)。
 
3. 诉讼中的价值评估。企业在考虑起诉侵权人时应评估其籍以提起诉讼的知识产权,企业被起诉时也要评估讼争的知识产权。这种评估在知识产权策略广泛应用且实施商业手段较少考虑非商业因素的国家(如美国)特别重要。在起诉侵权人的情形下,企业应在起诉前评估其知识产权的法律现状(如专利权利要求、专利剩余的有效期限)、被告与企业的关系(竞争对手、潜在合作伙伴、或者长期拒绝企业许可要求的公司)、起诉的主要目标(是为了简单地制止侵权、获取赔偿,还是为了逼迫侵权人进行许可谈判,或是为了间接提高侵权竞争对手的成本,或更是为了提升企业其他知识产权如商标的价值)、起诉的风险(如投入与效果不成比例、专利被无效的可能性、对与他人原有许可协议的影响、商业秘密如即将进入专利申请的非专利技术被泄漏);在诉讼过程中,企业应时刻关注情势的变化(如被告或第三方可能以其他专利进行反击或要求交叉许可),在撤诉、和解及由法院进行判决之间进行合理选择以符合企业起诉目标甚至是更广泛的商业目标。在企业被起诉侵权的情况下,企业应从权利人的角度分析上述问题,同时评判自己是否有足够的实力和反击的可能,并同样以企业商业目标为主要衡量标准确定自己的诉讼策略。
 
       总之,价值评估是分析评判企业自己及交易对象或诉讼对方的标的知识产权的过程。无论是何种情况下的价值评估,其目的是为了更好地处理自己和/或他人的知识产权与企业商业目标的关系,为实现企业短期和长期的商业目标做准备与支持。
 
(四) 价值实现:协助企业利用其知识产权实现其商业目标
 
       单独看,知识产权资产对企业并无直接价值,企业只有在了解知识产权开阔的排他概念具有商业价值之后,努力利用受法律保护的排他权所带来的机会,才可能将知识产权资产转化为企业最重要的商业目标—利润。
 
       企业应在律师的支持下设法综合利用其知识产权资产,通过许可或特许经营、市场营销、合资或并购、战略联盟、防御性公开、有利的谈判地位、参与标准制定甚至是诉讼等方式使知识产权资产良性地影响企业的战略和发展。
 
       律师在价值实现方面的很多工作实际上已分散体现在上述的价值创造、价值最大化和价值评估等工作之中。显然在前列各种利用知识产权实现企业商业目标的方式中律师的工作还有很多,概括地说这些工作包括交易/合作架构设计、合同谈判和撰写、合同履行、政府程序、违约救济、价值实现方式的调整等。由于这些工作因实现方式的不同及各方式所涉及的客观因素千差万别而可能变得十分复杂或者具有特殊个性,笔者无法也没有能力全面探讨。
 
三、对国内律师处理中国企业跨境知识产权事务的一些特殊探讨
 
       中国企业在国际市场中越来越引人注目,实力也与日俱增。他们在知识产权领域不仅有着许多的机会,也面临着极大的挑战。国内律师要为跨境经营的中国企业提供有效的、优质的服务,需要具备一些特殊的知识、技能并拥有特殊的经验和资源,其服务角色与工作范围也有其特殊性。
 
(一) 国内律师处理跨境知识产权事务的特殊要求
 
       由于跨境知识产权事务涉及各种各样的特殊因素,而这些因素将考验任何一个有志为民族企业效力的知识产权律师的能力,笔者借此机会简要介绍此类律师必备的一些素质和要求。首先,国内律师应熟练掌握外语,具备良好的沟通能力及西方人更加习惯的沟通方式。第二,国内律师应学习和熟悉不同国家的文化及国外公司的总体价值观,特别是不同国别权利人对待知识产权的一般态度及其历史变迁。第三,律师应尽可能掌握国外的知识产权制度和法律,了解国外企业一般的知识产权战略和实践。第四,国内律师应储备各种相关境外资源,包括尽可能多的、分布在不同司法管辖区的且专长不同的外国合作律师、其他知识产权专业服务提供商、以及各种知识产权预警渠道。第五,国内律师应熟悉国外律师和其他相关人员或机构的执业规范、工作模式和特点,有获取其信任的能力。最后,国内律师要有能力识别并把握各种跨境知识产权业务机会。
 
(二) 国内律师处理跨境知识产权事务的特殊角色和工作范围
 
       对于标的是国外知识产权的交易和诉讼,国内律师要有准确的定位。国内律师(哪怕其拥有某外国执业律师资格)应该都明白自己不能或不合适就外国法律提供正式的咨询和意见,因此要在相关具体事务中起到有价值的作用国内律师应找到该等事务中适合自己的角色,并以恰当的工作方式服务于客户。以美国专利诉讼为例,国内律师的工作可能包括以下内容:考查、推荐并挑选最恰当的美国律师(技术背景、商业谈判能力、出具书面法律意见的律师和诉讼代理律师的关系、特定管辖法院或调查机构如美国国际贸易委员会的代理经历、代理中国客户或者其他亚洲国家客户的经验及与诉讼对方和/或其代理律师的熟悉和相互信任程度等);与美国律师合作参与合法的且力所能及的具体事务(如证据披露程序,对证据进行保护)以尽量降低国内客户的诉讼成本;代表客户与美国律师进行沟通,向客户解释美国律师和诉讼对方的意见,准确、充分地向美国律师表达客户的意见和商业目标,为美国律师提供有利的证据如先有技术;监控美国律师的工作进程,协助客户把控阶段性的和最终的决策,并参与和解谈判。在发生于境外的非诉讼知识产权事务中,国内律师可能发挥更大的功效,每个律师可以根据自己的能力和经验与客户商讨确定工作职责和范围,独自或与境外律师和/或其他机构共同为客户服务。
 
       笔者相信,随着中国企业的进一步壮大及其知识产权意识的进一步提升,非传统的知识产权需求将随之增加,律师在知识产权领域的机遇也会层出不穷。本文仅仅是笔者对亲身经历的知识产权事务的一些总结和观察,意在抛砖引玉。
 
 
参考文献
 
[1] 《技术许可战略:企业经营战略的利剑》,[美]罗塞尔•帕拉、[美]帕特里克•沙利文著;陈劲、黄芹译;知识产权出版社,2006年3月
 
[2] Leveraging Intellectual. Property: Beyond the Right to Exclude, Christopher Kalanje
 
[3] 《公司交易中的知识产权尽职调查》,金瑶
 

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